Cómo y por qué registrar una marca en el extranjero

Cuando una empresa no registra su marca, se expone al riesgo de que un competidor adopte una marca similar, con el consiguiente perjuicio potencial en términos de pérdida de beneficios, reputación e imagen, especialmente si el producto del competidor es de calidad inferior. Por eso es esencial que toda empresa registre su marca, especialmente si opera en el extranjero. Veamos juntos cómo se hace.

La marca es una extraordinaria herramienta de comunicación empresarial que permite al consumidor reconocer los productos y/o servicios de una determinada empresa, distinguiéndolos de marcas similares y alternativas de empresas competidoras del mismo segmento de mercado.

El registro de la propia marca reviste, por tanto, una especial importancia estratégica para una empresa, ya que la marca registrada no sólo otorga a su titular un derecho exclusivo que puede demostrarse mediante el certificado de registro y en virtud del cual puede prohibir a terceros su uso sin su consentimiento explícito, sino que también puede mejorar con el tiempo la reputación de la empresa a los ojos de los consumidores.

No obstante, es necesario saber que los derechos de uso de una marca sólo son válidos en el territorio del Estado en el que está registrada. Esto significa que, especialmente para quienes exportan sus productos/servicios al extranjero, pero también para quienes venden sólo en España pero tienen producción en el extranjero, no basta con registrar su marca sólo en ese país para que sus derechos de PI estén protegidos también en el exterior.

Por consiguiente, a una empresa le interesa registrar su marca en todos los países de exportación o en los que pretenda conceder licencias de uso de su marca.

Hay tres formas de hacerlo:

• Marca nacional extranjera, cuya protección se limita al territorio del país extranjero elegido;
• Marca de la Unión Europea, protegida en todos los Estados miembros de la UE;
• Marca internacional, protegida en los países europeos y no europeos elegidos, que debe adherirse al Sistema de Madrid para ser designada territorialmente.

Marca de nacionalidad extranjera

Válido únicamente en el país en el que se solicita el registro. La solicitud debe presentarse ante la oficina nacional de marcas de cada país en el que se desee obtener protección, siguiendo el procedimiento establecido por cada oficina nacional, en la lengua prescrita y abonando las tasas correspondientes (algunos países exigen los servicios de un abogado de marcas registrado en ese país). 

Marca europea

La marca de la UE (MUE) es una marca válida en todos los países de la UE (y se extiende automáticamente a las nuevas entradas).

Puedes solicitar una marca de la UE que sea válida en todos los países presentándola directamente en el sitio web de la EUIPO.

Si presenta una solicitud en España y luego hace la extensión dentro de los 6 meses siguientes a la presentación nacional española, la fecha de la marca europea extendida coincide con la fecha de la presentación nacional.

La marca de la Unión Europea es válida durante 10 años y puede renovarse indefinidamente por periodos de 10 años.

Marca internacional

Partamos de una premisa fundamental: contrariamente a lo que su nombre podría sugerir, no existe una marca supranacional cuya validez pueda extenderse a todos los países del mundo, sino que para los países adheridos al Sistema de Madrid es posible proceder a una extensión internacional de la marca nacional o europea. El «Sistema de Madrid» se refiere a todos aquellos países que se han adherido al Arreglo de Madrid (actualmente 55 países) o al Protocolo de Madrid (110 países) o a ambos. Aquí puedes consultar la lista de países adheridos, que representan más del 80% del comercio mundial, con la posibilidad de nuevas adhesiones en el futuro.

Por otra parte, los países que no se han adherido al Sistema de Madrid deben proceder a la presentación de solicitudes nacionales individuales. De hecho, debe tenerse en cuenta que una marca puede protegerse en cualquier momento y en cualquier lugar: cuando no sea posible registrar una marca internacional, siempre será posible presentar una solicitud de marca nacional extranjera. 

El procedimiento de ampliación puede llevarse a cabo tanto para las marcas españolas como para las marcas de la UE (MUE) y se realiza a través de la oficina en la que se presentó la primera solicitud. Las tasas deben abonarse tanto a la oficina de marcas de base (tasa nacional) como a la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (tasa internacional, en francos suizos); esta última consta de una parte fija y otra variable en función de los países designados en la solicitud de marca y de las clases de productos reivindicados.

La OMPI, tras comprobar la regularidad formal de la solicitud de marca internacional, la inscribe en el Registro Internacional y notifica el registro a las oficinas de marcas de los distintos Estados designados en la solicitud. Dichos Estados examinan la solicitud y pueden plantear objeciones a la posibilidad de registrar la marca en su territorio. La eventual aceptación de una objeción emitida por la Oficina de Marcas de uno de los Estados designados (así como la aceptación de una oposición presentada por terceros en uno o más de los Estados designados) no afecta en modo alguno al registro de la marca internacional en los restantes países indicados en la solicitud.

La prórroga puede realizarse en cualquier momento. Durante los cinco primeros años de su vida, la marca internacional sigue la suerte de la nacional, que ha sido extendida. Si por cualquier motivo deja de existir la marca nacional, automáticamente deja de existir la marca internacional correspondiente.

Si la extensión se realiza en los 6 meses siguientes a la presentación nacional, la fecha de la marca internacional coincide con la de la presentación nacional.

La Marca Internacional, registrada en la OMPI en Ginebra, tiene una duración de diez años a partir de la fecha de registro y es renovable cada diez años, potencialmente de forma indefinida.

La Marca Internacional tiene dos ventajas sobre las solicitudes nacionales individuales. En primer lugar, permite simplificar los procedimientos: en lugar de presentar tantas solicitudes de marca como países implicados, como es el caso de las solicitudes nacionales individuales, basta con presentar una única solicitud; en segundo lugar, el coste asociado a la presentación internacional suele ser inferior a los costes totales en que se incurriría en el caso de las solicitudes nacionales individuales en los mismos países.

El gasto asociado al registro de una marca suele considerarse superfluo, pero en realidad se trata de una pequeña inversión inicial que, aunque a veces se subestime, es de gran importancia para cualquier empresa que quiera estar presente en un mercado globalizado con una marca fuerte que aporte beneficios y prestigio a la propia empresa y la ayude a crecer hacia el éxito. En última instancia, los beneficios superan con creces los costes.

Fuente: por la redacción de Exportiamo redazione@exportiamo.it, traducido y adaptado por Exportamos info@exportamos.info